Зовите меня «Никто»

Потерять право на собственный товарный знак очень легко - достаточно вовремя его не зарегистрировать.

А вы зарегистрировали
товарный знак?

Открывая своё дело, предприниматель первым делом регистрирует фирму и получает необходимые лицензии и сертификаты, защищая себя от претензий со стороны контролирующих органов. Когда все разрешительные документы собраны, можно приступать к выпуску продукции и продвижению её на рынке.

И вот механизм производства и дистрибуции товара запущен и отлажен, потребитель настроен лояльно, первый пакет с деньгами разделен между учредителями по справедливости...

Однако успокаиваться рано. В приведённой схеме отсутствует этап регистрации товарного знака. Этим юридическим упущением могут воспользоваться конкуренты.

С января 2005 года по декабрь 2007 года Арбитражный суд Красноярского края вынес решения по пяти делам, связанным с защитой исключительных прав на использование товарных знаков. Но это только вершина айсберга, так как незавершённые судебные дела по защите интеллектуальной собственности в статистику не включаются, а длиться они могут годами. Рост числа заявлений о фактах недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием чужого товарного знака, отмечают и специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Красноярскому краю.

Конкурент подкрался незаметно

Дмитрий Саушкин, директор Юридической компании
ООО «Консул»

- Есть два основных вида махинаций с чужими брендами, - рассказывает Дмитрий Саушкин, директор Юридической компании ООО «Консул». - Первый вариант - некто осведомлён, что торговое наименование фирмы не зарегистрировано и регистрирует его на себя. В результате фирма теряет право на использование торгового наименования, в продвижение которого вложила немалые средства. Второй вариант - выпуск конкурентами товаров под торговой маркой, имитирующей известный товарный знак.

Вернуть своё доброе имя компания может двумя способами, и оба они достаточно затратны. Можно выкупить у захватчика право на использование наименования или разработать новое. Второй путь не только дорогой, но и долгий. Ведь мало просто придумать товарный знак (хотя и это само по себе непросто и недёшево), его нужно ещё зарегистрировать, а главное - снова сделать узнаваемым на рынке. Связанные с этим дополнительные расходы (в том числе значительное увеличение рекламного бюджета) могут поставить компанию на грань выживания.

Потеря незарегистрированного товарного знака - реальная опасность для любой фирмы. В России такой вид захвата брендов практикуется уже несколько лет. Имена двух московских сквоттеров (от английского to squat - захватывать) хорошо известны российским и иностранным патентным поверенным. Первый - руководитель компании «Моспатент» Виктор Чернышев. Второй - Сергей Зуйков, глава сразу несколько фирм. Сейчас в активе Зуйкова более 300 товарных знаков, многие он уже продал законным владельцам, заработав на сделках не одну сотню тысяч долларов.

Галина Брусова, заместитель директора ООО «Ямщик»

Для красноярских компаний проблема воровства товарных знаков пока в новинку - известен лишь один случай попытки перехвата чужого бренда. ООО «Приват» зарегистрировало в качестве товарного знака словесное обозначение «Ямщикъ-такси», которое в течение длительного времени использовали как торговую марку ООО «Ямщик» и ООО «Ямщик-такси». Руководство ООО «Приват» знало о существовании ООО «Ямщик», более того - эти компании являются прямыми конкурентами на городском рынке автоперевозок. Действия ООО «Приват» причиняли убытки и наносили вред деловой репутации ООО «Ямщик», поэтому руководство пострадавшей компании обратилась в УФАС Красноярского края с жалобой. Но для предписания о запрете использования товарного знака «Ямщик-такси» в целях недобросовестной конкуренции фактов было недостаточно. Ведь товарный знак был зарегистрирован совершенно законно. Выиграть дело компания смогла благодаря неосторожности конкурентов.

- Нам было сделано предложение выкупить свой товарный знак, - рассказывает Галина Брусова, заместитель директора ООО «Ямщик». - Была даже определена цена и составлен договор купли-продажи. Именно этот документ позволил нам доказать факт недобросовестной конкуренции.

УФАС России по Красноярскому краю вынесло предписание о запрете на использование ООО «Приват» товарного знака «Ямщик-такси». Красноярский арбитражный суд тоже встал на сторону ООО «Ямщик» и подтвердил правомерность решения УФАС Красноярского края. Однако этот случай является прецедентным. Обычно у фирм, чьё торговое обозначение кто-то законно зарегистрировал как товарный знак, вернуть его официальным путем шансов практически нет.

Как две капли пива

Если результаты действий сквоттера для компании очевидны, то выпуск конкурентами товаров под торговой маркой, сходной до степени смешения, зачастую можно отследить только по снижению спроса и сокращению объёмов продаж. Основная идея этого вида махинаций - полное или частичное копирование известного бренда и продвижение подделки под видом оригинала.

- Такой вид паразитирования на чужих товарных знаках встречается в последнее время всё чаще, - говорит Дмитрий Саушкин. - И отстоять свои интересы в суде можно, лишь обладая зарегистрированным товарным знаком. Но и в этом случае процесс займёт длительное время.

Обычно фирмы-паразиты имитируют текстовый или графический элемент товарного знака. В результате потребители начинают путать продукты. И чем больше средств хозяева бренда вкладывают в рекламу своей продукции, тем больший доход получают имитаторы. А производитель оригинального продукта, наоборот, терпит убытки, теряет покупателей, потому что качество подделок обычно невысокое, и негативное отношение потребителя распространяется как на имитатора, так и на производителя.

Такую технологию специалисты называют «паразитическим маркетингом». Один из ярких примеров её применения - брендовая война концернов «Калина» (Екатеринбург) и «Нэфис косметикс» (Казань). «Калина» вывела на рынок стиральный порошок TriMax с упаковкой, практически идентичной упаковке порошка BiMax, выпускаемого «Нэфис» с 2001 года. Этим концерн спровоцировал судебное разбирательство. «Нэфис Косметикс» ответил конкуренту выпуском в феврале 2004 года детского шампуня под торговой маркой «Миленькая фея», имитируя марку косметической серии «Маленькая фея», созданной «Калиной» в 1995 году. За три года судебных тяжб компании подали друг на друга 46 исков. В настоящее время ни TriMax, ни «Миленькая фея» не производятся, их продажа запрещена по решению суда.

В отличие от сквоттерства, с проблемой брендов-паразитов красноярские компании знакомы уже не первый год. По словам Олега Харченко, заместителя руководителя Красноярского УФАС России, уже пять лет длится судебное разбирательство между ООО «Арта» и предпринимателем Вадимом Бреднием. Сходство оформления до степени смешения упаковки молока «Селенга» (торговая марка принадлежит Вадиму Бреднию) с продукцией ООО «Арта» установлено экспертизой Союза дизайнеров России. В рамках этого разбирательства УФАС неоднократно выносило решения в пользу ООО «Арта», которые затем оспаривались в Арбитражном суде Красноярского края, в апелляционном суде в Иркутске, и даже в Высшем Арбитражном суде в Москве. Окончательного решения по спору молочных компаний до сих пор не вынесено.

Долгое время ОАО «АЯН» (Абакан) судилось с ООО «Евроком» (Красноярск) и ЗАО «Пиво-Агро» (Кемеровская обл.), добиваясь прекращения незаконного использования этикетки пива «Абаканское Весёлое», сходной до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком пива «Абаканское». Красноярский арбитражный суд удовлетворил требования ОАО «АЯН» и взыскал с ответчиков в пользу истца 2 миллиона рублей.

Использование текстового элемента чужого товарного знака применяется не только при оформлении упаковки сходных товаров, но и в сфере услуг - имитаторы пользуются конкурентными преимуществами известного на рынке предприятия. Крупный Интернет-провайдер «Интертакс» был возмущён появлением на красноярском рынке фирмы с названием «Интэртэк», оказывающей аналогичные услуги. За защитой своих прав на товарный знак ЗАО «Интертакс» обратилось в суд. После проведения сложной филологической экспертизы Арбитражный суд Красноярского края запретил конкурирующей фирме использовать название «Интэртэк». За использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, «Интэртэк» заплатил 100 000 рублей компенсации.

Обычно имитаторы создают сходные элементы товарных знаков намеренно, но не исключены и случайные совпадения.

Валентина Прокудина, руководитель фирмы «Имидж» Центрально-Сибирской Торгово-Промышленной палаты

- В подобных случаях, - разъясняет Валентина Прокудина, руководитель фирмы «Имидж» Центрально-Сибирской Торгово-Промышленной палаты, - выигрывает та компания, у которой товарный знак официально зарегистрирован.

В качестве примера Валентина Прокудина рассказала историю двух фирм по производству пельменей. Красноярский производитель разработал логотип с изображением поварёнка, держащего ложку ложкой черенком вниз, на логотипе же новосибирского производителя точно такой же поварёнок держал ложку черенком вверх. Новосибирцы зарегистрировали своего поварёнка и запретили красноярцам использовать логотип, сходный до степени смешения с их зарегистрированным товарным знаком. Запрет поддержали УФАС и Арбитражный суд.

Надо отметить, что красноярцы отделались лёгким испугом - они всего лишь потеряли логотип, избежав штрафа за незаконное использование чужого товарного знака. Его сумма составляет от 30 до 40 тысяч рублей, а компенсация причиненных убытков - от ста тысяч до пяти миллионов рублей.

No name, no cry

В провинции предприниматели до сих пор относятся к регистрации товарных знаков легкомысленно.

- В рыночных условиях эта процедура является обязательной, - поясняет Валентина Прокудина, - но руководители фирм, особенно фирм-однодневок,  не считают необходимым тратить на это свои время и деньги.. Только сейчас они начинают осознавать необходимость защиты своей интеллектуальной собственности, и даже прописывают в уставе организации наличие зарегистрированного товарного знака.

Эта тенденция подтверждается и статистикой Роспатента: в 2006 году на регистрацию товарных знаков поступило более 40 000 заявок.

Федеральное патентное ведомство находится в Москве и не имеет филиалов в регионах. Юридические и патентные фирмы могут оказывать только посреднические услуги по регистрации товарных знаков.

- Чтобы зарегистрировать свой товарный знак, необходимо подать в Роспатент заявку, - поясняет Дмитрий Саушкин (Юридическая компания «Консул». -   По дате подачи заявки устанавливается приоритет, и в случае возникновение спора право на регистрацию объекта интеллектуальной собственности закрепляется за тем заявителем, кто подал заявку раньше.

Но до этого специалисты проводят предварительный патентный поиск, который даёт 80-процентную вероятность регистрации того или иного торгового наименования. Но до этого специалисты проводят предварительный патентный поиск, который даёт 80-процентную вероятность регистрации того или иного торгового наименования.

Поданная заявка в течение месяца проверяется подразделением Роспатента - Федеральным институтом по интеллектуальной собственности (ФИПС) на правильность оформления документов. Это так называемая формальная экспертиза. Если она пройдена успешно, ФИПС начинает экспертизу заявленного к регистрации обозначения на предмет установления его охраноспособности и отсутствия предусмотренных законом оснований к отказу.

Евгений Шевченко, заместитель генерального директора патентного бюро «ТЕХНОПАРК»

- В регистрации товарного знака может быть отказано в случае тождественности или сходства до степени смешения с другим знаком в данном классе товаров и услуг, при наличии охраняемых элементов (их доминировании), - говорит Евгений Шевченко, заместитель генерального директора патентного бюро «ТЕХНОПАРК».

Валентина Прокудина рассказывает, что многие красноярские фирмы опаздывают с подачей заявок на регистрацию своего товарного знака. Так, Роспатент не зарегистрировал товарные знаки на консервированный горошек «Зелёная планета», «Петровский пассаж на Свободном», «Атлантик-моторс» и др. Попытки добавить к зарегистрированным товарным знакам дополнительные элементы - символ «+», слова «на Свободном» или, скажем, «красноярский» - не помогут, так как сходство товарных знаков всё равно очевидно.

Первоначальный отказ в регистрации можно оспорить в Палате по патентным спорам при ФИПСе. Например, в декабре 2007 года патентному бюро «ТЕХНОПАРК» удалось отстоять право на регистрацию товарного знака стоматологической клиники «Эстетика» (Новосибирск). «Наша победа особенно ценна тем, что ранее патентное ведомство отказало в регистрации такого же обозначения столичной клинике с Рублевского шоссе», - рассказывает Евгений Шевченко.

Сроки экспертизы законом не установлены, но обычно она длится 8-14 месяцев. Если экспертное заключение положительное, фирма получает свидетельство на товарный знак - документ, устанавливающий неоспоримый приоритет и исключительные права правообладателя. После получения свидетельства рядом с товарным знаком можно ставить значок ® - специальный символ, свидетельствующий о регистрации товарного знака. Только после официальной регистрации товарного знака фирма может предоставлять франшизу, так как частичная передача прав регистрируется в ФИПСе и осуществляется на основании номера свидетельства о регистрации товарного знака.

Весь процесс регистрации обычно занимает от года до двух лет. Свидетельство действует неограниченное время, однако каждые 10 лет необходимо продлевать регистрацию в Роспатенте (сейчас эта процедура стоит 10 000 рублей).

Книга судей

До Нового года основным источником правовым норм, которые регулировали регистрацию и охрану товарных знаков в России, являлся Закон РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Но 1 января 2008 года вступила в силу четвёртая часть Гражданского кодекса, которая полностью посвящена регулированию правоотношений в сфере интеллектуальной собственности.

По мнению Алексея Головизнина, адвоката, управляющего Адвокатского бюро «Арбикон», порядок госрегистрации товарных знаков изменится незначительно. Существенные изменения произошли лишь в основаниях для отказа в регистрации. К примеру, с 1 января нельзя зарегистрировать товарный знак, тождественный уже существующему доменному имени. Вместе с тем остался открытым вопрос, будет ли товарный знак в кириллице тождественным названию сайта в латинской транскрипции - например «sosna.ru» и «сосна.ру».

Запрет на тождественность коснулся не только товарных знаков, но и фирменных наименований. Раньше налоговые инспекции регистрировали под одинаковым названием компании разной организационной формы - например, ООО и ЗАО. Благодаря такой практике в России сейчас работают около 400 компаний «Берёзка» и более 2300 организаций, содержащих это слово в названии. Теперь право сохранить названия получат те, чьи данные занесены в Единый государственный реестр юридических лиц раньше других.

Если фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания или коммерческое обозначение оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет та фирма, у которой право на средство индивидуализации возникло раньше. Например, конфликт ООО «Ямщик» и ООО «Приват» после 1 января 2008 года разрешился бы следующим образом. ООО «Ямщик» включено в единый реестр юридических лиц в 1999 году, а ООО «Приват» получило свидетельство о регистрации товарного знака «Ямщикъ-такси» в 2005 году. Соответственно, преимущественное право пользования имеет ООО «Ямщик», а значит свидетельство о регистрации товарного знака «Ямщикъ-такси» может быть аннулировано. Но это лишь теория - как подобные ситуации будут разрешаться на практике, покажет время.

Алексей Головизнин, адвокат, управляющий Адвокатского бюро «Арбикон»

В четвёртой части Гражданского кодекса введено новое понятие «коммерческое обозначение», которое, в отличие от фирменного наименования, не требует государственной регистрации и не подлежит обязательному включению в учредительные документы и единый реестр юридических лиц. Охрана исключительных прав правообладателя на использование коммерческого обозначения возможна только при наличии двух условий: если обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем известно в пределах определённой территории.

С 1 января существенно изменились и санкции за незаконное использование товарного знака. Теперь правообладатель может требовать компенсацию в двукратном размере стоимости товара, на котором стоял незаконно размещённый товарный знак, либо денежную компенсацию, размер которой определяется судом, в размере от 10 000 до пяти миллионов рублей. Заметно снизилась нижняя планка компенсации, раньше она составляла 100 000 рублей. По мнению Головизнина, на практике для правообладателя это может обернуться необходимостью доказывать реальный ущерб и упущенную выгоду, что всегда было достаточно проблематично.

Растущий организм

Подать документы на регистрацию товарного знака может штатный юрист компании, но обычно фирмы обращаются в специализированные организации, которые проводят патентный поиск, переписываются с ФИПСом и решают все возникающие проблемы.

«Рынок защиты интеллектуальной собственности в Красноярске возник сравнительно недавно, но развивается крайне динамично,, - считает Евгений Шевченко (ТЕХНОПАРК). - Как и в других регионах, в первую очередь на устойчивый рост спроса среагировали юридические фирмы широкого профиля, расширив перечень своих услуг. Но, как показывает практика, универсальность не гарантирует профессионализма. В патентные бюро в срочном порядке переквалифицировались некоторые компании, вообще не имеющие отношения к юриспруденции».

К примеру, специалистам бюро ТЕХНОПАРК известна компания, которая стала оказывать патентные услуги после того, как на протяжении многих лет являлась кадровым агентством и занималась подбором гувернанток и нянь для обеспеченных красноярцев. Впрочем, это скорее курьёз, нежели правило.

Стоит регистрация товарного знака недёшево, и это зачастую отпугивает руководителей компаний. На июль 2007 года средняя стоимость полного комплекса услуг по регистрации товарного знака в Красноярске составляла 30 - 40 тысяч рублей, причём госпошлины и услуги по проведению патентного поиска оплачивались отдельно. Госпошлина за регистрацию одного товарного знака в одном классе товаров или услуг составляет 8500 р. + 1500 р. за каждый дополнительный класс (всего классов 45), за выдачу свидетельства необходимо заплатить в казначейство 10 000 р.

«Красноярский рынок становится более цивилизованным, цены снижаются - в основном за счёт появления на рынке конкурирующих фирм из других регионов, - говорит Евгений Шевченко, - но пакет услуг московских компаний полнее и качественнее благодаря опыту и территориальной близости к патентному ведомству». В то же время в Москве появляется множество патентных компаний-однодневок с низкими ценами и минимальным пакетом услуг. Они часто не доживают до окончания цикла патентования/регистрации даже одного объекта интеллектуальной собственности.

Стоимость услуги по регистрации одного товарного знака редко опускается ниже $400. Небольшой счёт могут выставлять лишь крупные компании благодаря большому количеству сделок и постоянных клиентов.

Скрытая угроза

Процесс защиты интеллектуальной собственности трудоемкий и длительный, имеет множество нюансов и требует комплексного подхода. Выпуская товар на рынок, необходимо учитывать особенности продукции, которые могут быть использованы конкурентами-имитаторами. Многие научно-производственные компании считают, что для защиты их продукта на рынке достаточно патента на изобретение. Так, к примеру с 1989 года по 1993 год НПФ «Суперконт» разрабатывало смазку для электроконтактов электролизеров алюминия. В 1994 году на имя изобретателя Виктора Новикова получен патент на продукт с названием «Суперконт» (сокращение от «суперконтакт»). Энергетикам название продукта известно, так как смазка пользуется популярностью и не имеет аналогов по технико-экономическим показателям, эффективности и надежности. Но когда в последние годы по примеру западных компаний заказчики начали проводить тендеры на поставку материалов, выяснилось, что под названием «Суперконт» предлагается товар и других фирм.

«Первое, что порекомендовали специалисты-патентоведы, — зарегистрировать товарный знак, — рассказывает директор ООО НПФ «Суперконт» Виктор Новиков. - Любые другие документы в Москве можно приобрести за определенную плату, в том числе и патенты на аналогичные названия. Регистрация товарного знака - более надёжное средство. Кроме того, за покупку контрафакта заводам грозят серьёзные штрафные санкции».

По мнению Виктора Новикова, массовой регистрации товарных знаков препятствует сложность оформления патентной документации,  высокий уровень цен на эти услуги: «Цена становится своего рода фильтром, так как многие изобретатели не имеют достаточно средств, чтобы одновременно и запатентовать изобретение, и зарегистрировать товарный знак. Многие полезные изобретения остаются невостребованными или продаются за бесценок за границу».

Из экономии зачастую отказываются от регистрации знаков даже крупные успешные предприятия. Так, «Красноярский хлеб» имеет свидетельства далеко не на всю выпускаемую продукцию. «Мы предпочитаем патентовать только наши уникальные рецепты, - говорит Евгений Бондарев, генеральный директор ОАО «Красноярский хлеб». - К тому же, не все торговые марки можно зарегистрировать. Например, название хлеба «Фирменный» зарегистрировать нельзя, так как оно не обладает достаточной различительной способностью».

Евгений Бондарев, генеральный директор
ОАО «Красноярский хлеб»

«Сам факт регистрации товарного знака - ещё не панацея от подделок, - отмечает Николай Беленко, начальник юридической службы ОАО «Красноярский хлеб». - Соответствие продукции и сертификатов на неё никто не контролирует, в результате на рынке появляется много контрафакта». Недобросовестные конкуренты копируют цвета упаковки хлеба, используют фирменные пакеты с логотипом. Один из элементов зарегистрированного товарного знака «Красноярского хлеба» - цвета этикеток (жёлтый и синий), но у этих цветов - множество оттенков, поэтому суды довольно часто заявляют, что на схожей этикетке совершенно другие цвета. «Пытаясь защититься от подделок, мы обратились в правоохранительные органы, но дело было спущено «на тормозах». Нужно ужесточать наказания за продажу контрафакта», - уверен Николай Беленко.

Каков выход из сложившейся ситуации? Заранее просчитывать все особенности функционирования продукта на рынке и возможные действия конкурентов, патентовать ноу-хау и регистрировать товарный знак, а в случае атаки конкурентов - обращаться в суд.

Комментарии

Евгений Шевченко, заместитель генерального директора патентного бюро «ТЕХНОПАРК»  в Красноярске:

- Услуги по регистрации товарных знаков всё более востребованы на рынке, фирмы всё активнее проявляют интерес к защите своей интеллектуальной собственности. Но относительно недорогое и качественное сопровождение процедуры регистрации могут предложить лишь настоящие профессионалы - благодаря большому объему сделок и наличию постоянных клиентов.

Дмитрий Саушкин, директор Юридической компании ООО «Консул»:

- Определение наличия или отсутствия сходства товарных знаков - один из наиболее сложных вопросов в судебной практике. В Красноярске экспертный рынок пока не сложился. Приходится бороться за то, чтобы суд назначил экспертом компетентного специалиста. Но если сходство установлено, есть все шансы привлечь нарушителей к имущественной ответственности.

Алексей Головизнин, адвокат, управляющий Адвокатского бюро «Арбикон»:

- Наличие или отсутствие у фирмы коммерческого обозначения, которое должно обладать «различимостью» и «известностью», а также приоритет на возникновение такого обозначения можно установить только в рамках конкретного судебного спора. Стоит обратить внимание, что критерии «различимости» и «известности» являются оценочными, то есть их определение также будет вырабатываться судебной практикой.

Галина Брусова, заместитель директора ООО «Ямщик»:

- Нам повезло, что товарный знак «Ямщик-такси» зарегистрировал наш давнишний конкурент, и фирме удалось доказать факт недобросовестной конкуренции. Но если бы этот знак зарегистрировала неизвестная фирма, мы потеряли бы своё торговое наименование. С изменением законодательства решать такие конфликты станет проще, но мы всё равно хотим получить свидетельство на товарный знак «Ямщик-такси».

Евгений Бондарев, председатель Совета директоров ОАО «Красноярский хлеб»:

- Очень сложно отследить все факты недобросовестной конкуренции на рынке. В Казахстане придумали такой способ бороться с подделкой хлеба - изготовили формы для выпечки, которые на самой буханке делают оттиск логотипа. Подделки исчезли с рынка в миг, так как чугунная форма стоит дорого. Мы тоже намерены перейти на такую технологию по мере износа уже имеющихся форм, ведь переоборудовать пять хлебозаводов одновременно не получится.

Валентина Прокудина, руководитель фирмы «Имидж» Центрально-Сибирской Торгово-Промышленной палаты:

- В условиях рынка конкурируют не столько сами товары, сколько товарные знаки. Они призваны различать продукцию разных изготовителей или услуги, оказываемые различными организациями, выделять маркированный товар в ряду ему подобных.

Только правообладатель может защитить свой товар на рынке и противостоять таким образом недобросовестной конкуренции.

Нина БОНДАРЕВА
Фото Эдуарда КАРПЕЙКИНА
Журнал «Экономическое обозрение»